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案例评析 | 不能仅因发明人负责采购生产试验工具、配件而认定职务发明

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2024-08-26



根据《专利法》第6条的规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”

现实生活中,企业往往会安排一些员工从事生产、研发的支持工作,这些工作岗位势必会与生产、研发产生某种联系。对于这些员工,在职务发明纠纷中,是否可以基于这种联系而认定其发明创造属于职务发明呢?



(判决书请戳阅读原文)漳州三凌机械电子有限公司、薛婴武专利权权属纠纷案件中(二审案号:(2019)最高法知民终699号),被告薛婴武自2013年起在三凌公司任职,负责人事岗位,并根据三凌公司的指示完成生产研发试验工具、配件的采购、托运和提货、代办公司生产经营所需各项维修、服务等杂务。201211月至20157月间,三凌公司先后向国家知识产权局申请了“一种电动旋转餐桌盘”实用新型专利、“一种电动旋转餐桌盘”发明专利、“一种旋转餐桌转盘”实用新型专利、“一种旋转餐桌转盘”发明专利。除“一种电动旋转餐桌盘”发明专利被驳回外,其余均已授权。案外人昕昕公司成立于2016629日,法定代表人为薛婴武,经营范围包括自动转盘、餐桌的生产、加工、销售等。2018118日,薛婴武提交“一种手自一体电磁炉转芯”实用新型专利申请,发明人为其本人,并于20181214日获得授权,即本案的涉案专利。2018125日,薛婴武从三凌公司离职。一审法院认为,三凌公司在电动旋转餐桌盘、旋转餐桌盘等产品上进行研发,先后申请的四项发明或实用新型专利已经向社会公开,其技术领域、专利产品与涉案专利产品相同,可以推定薛婴武知晓了上述四项专利的技术方案。但是对于涉案专利权归属,一审法院认为,首先,薛婴武在职期间主要负责人事岗位,同时其根据三凌公司的指示完成生产研发试验工具、配件的采购等杂务,不包括旋转餐桌的生产、研发工作。因此,涉案专利不属于执行本单位工作任务完成的发明创造。其次,尽管薛婴武在工作中可以接触到涉案专利的部分组件,但其工作任务仅为代为购买、托运、提货,并未实际使用上述物质条件;且现有证据尚不足以证明其掌握、利用了三凌公司尚未公开的整体技术方案、设计图纸、技术诀窍等技术信息、资料。因此涉案专利也不属于主要利用了三凌公司的物资技术条件完成的技术成果。三凌公司提起上诉称,职务内容的认定应当联系证据并结合企业实际情况综合考虑,企业的研发工作需要采购、管理、生产线员工、销售等一起配合完成,采购本身就是研发、生产不可缺少的一部分。虽然劳动合同没有写明薛婴武是生产研发岗位,但其作为员工需要根据三凌公司指令做多种工作。薛婴武在职期间采购生产、研发必需的零部件和托运产品的事实已经表明薛婴武深入介入了三凌公司的生产、研发过程,其执行的任务是生产研发不可缺少的一部分,与单位的发明创造关系密切,足以证明生产研发工作是薛婴武的本职工作。薛婴武在三凌公司取得了技术积累后自己开设公司,直接反映了涉案专利与其在三凌公司的工作经历密切相关。对于利用本单位物质技术条件,三凌公司认为,本单位的物质技术条件是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等,只要某种发明创造利用了上述物质技术条件即可。薛婴武在执行三凌公司分配的工作任务中,接触到了涉案专利的部件以及完成发明创造所需的配件,这些配件的种类、型号、数量等信息本身就是技术信息和技术资料,与涉案专利具有紧密的关联性,薛婴武能够迅速完成涉案发明创造而无需多次试验即是得益于这些技术信息和材料。

最高人民法院认为,首先,薛婴武任职期间的工作内容包括:代买磁铁、玻璃、导热硅脂等生产试验的工具、配件,办理电磁炉、转盘、机芯、线圈、钢板、传感器、主板、铝饼等物品的托运、提货,代办三凌公司生产经营所需的各项维修、服务等杂务。在薛婴武的离职证明中,三凌公司陈述薛婴武在该公司任职期间从事人事岗位工作。由此可知,薛婴武在三凌公司的本职工作与涉案发明创造并不密切相关,其所履行的主要工作内容亦并非涉案发明创造在设计研发过程中不可或缺的一部分。

其次,关于涉案专利是否系薛婴武主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。第一,薛婴武任职期间的工作任务虽然涉及设备、零部件的代买、托运、提货等,但上述行为并不属于专利法意义上的“利用本单位的物质技术条件”;第二,本案中,三凌公司享有专利权的实用新型专利与薛婴武申请的涉案专利属于相同的技术领域,并均已在涉案专利申请日之前向社会公开。就薛婴武申请涉案专利的过程而言,现有证据尚不足以证明薛婴武掌握、利用了三凌公司尚未公开的整体技术方案、设计图纸、技术诀窍等技术信息、资料……因此,涉案专利亦不属于主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。

供稿:刘强

编辑:任雪

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